文 / 楊春吉
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按商標侵害糾紛及訴訟案件，一直不少。其中，涉及「善意先使用之抗辯」者，臺灣高等法院109年度上易字第1011號民事判決係云「四、本院判斷：……㈡就愛O公司於系爭存證信函中，雖自稱係個人迷你KTV機台之新型專利權人及「咪樂迪」商標權人，主張被上訴人設置在羅東火車站之系爭機台侵害其新型專利權及商標權等語，惟查：
⒈就愛O公司就個人迷你KTV機台申請新型專利後，曾於106年11月21日取得KTV伴唱系統與包括KTV伴唱系統的伴唱設備新型專利權（證號：M552173），惟上開專利權因就愛O公司未依限繳費，已於108年11月21日消滅，且上開專利遭他人於同年月15日提出舉發後，經濟部智慧財產局（下稱智財局）已認定上開專利權不具進步性而撤銷之，此有中華民國專利系統查詢資料存卷可查（見本院卷第305至312頁），自難認就愛O公司為個人迷你KTV機台之新型專利權人，或被上訴人在羅東火車站設置系爭機台，有何侵害就愛購公司之上開專利權。
⒉查就愛O公司於106年11月6日向智財局申請註冊「咪樂迪」商標，於107年5月16日取得「咪樂迪」之商標權（審定號：000000000），商標專用期間至117年5月15日止等情，有商標檢索系統查詢資料存卷可考（見本院卷第313頁），則就愛O公司以系爭存證信函主張設置在羅東火車站之系爭機台疑似侵害其商標權，固有所憑。
惟按下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：…三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示，商標法第36條第1項第3款定有明文。
善意先使用之抗辯，係註冊主義之例外，在於衡平註冊保護主義及先使用人間之衝突，善意先使用人基於不知他人已申請商標註冊，於市場有持續使用之事實，縱在他人註冊取得商標權後，善意先使用人的利益，仍應受到保障，其適用須符合下列要件：
⑴使用在先的事實必須發生在他人商標申請註冊日之前；
⑵繼續使用情形未中斷且以原使用的商品或服務為限；
⑶商標權人可要求先使用人附加適當區別標示。其判斷之時點係以商標申請日為準。
所謂「善意」，指不知他人已申請商標註冊，且使用時並無造成消費者混淆誤認之不正競爭之意圖。
又商標法第36條第1項第3款僅規定「以原使用的商品或服務為限」，並無限制以原有之「地理區域」或「營業規模」為限，參酌商標法第36條第1項第3款之立法過程，行政院於86年5月6日函送立法院之修正草案（原列為第23條第2項），原有「以原使用商品及原產銷規模為限」，嗣於立法院二讀時刪除「原產銷規模」之限制，認為商標法第36條第1項第3 款規定，應解釋為無「地理區域」及「營業規模」之限制，否則即屬增加法條文義所未明文之限制，因此，善意先使用人無論係在原址擴充營業面積、或在原地理區域或不同地理區域開設分店，均無侵害商標權可言（智慧財產法院108年度刑智上易字第20號刑事判決可資參照）。
查證人林O昇於本院審理時具結證稱：東O公司是華特O國際多媒體事業有限公司（下稱華特公司）之經銷商，系爭機台從外殼到內部所有設備都是源自華O公司，東O公司負責出售及安裝，並未變更外觀或內部機台設備，而華O公司之「咪樂迪」電話亭KTV是向中國廣州咪樂迪電子有限公司（下稱廣州咪樂迪公司）購買，直接送到臺灣，所以系爭機台上才會有「咪樂迪」商標等語（見本院卷第213至215頁），核與訴外人即華O公司負責人呂O評於另案偵查中供稱：伊有賣8、9台咪樂迪迷你電話亭KTV給林O昇，「咪樂迪」品牌是大陸廣州一個公司所有，伊從106年11月開始進口第一個貨櫃，因為在廣州生產出來的設備就是「咪樂迪」，進口進來上面就印了「咪樂迪」，伊沒有做任何更動，伊有經濟部標檢局核可證明等語（見臺灣高雄地方檢察署〈下稱高雄地檢署〉108年度偵字第19354號卷〈下稱19354號卷〉第81、82頁）大致相符，並有華O公司授權經銷證明書、東O公司與華O公司簽訂之經銷授權合約書、設備買賣合約書、進口報單、切結書、經濟部標準檢驗局106年11月29日經標三字第10600129140號函、廣州咪樂迪公司專利資料、產品照片等在卷可考（見19354號卷第45至75、83至89、91、93、99、109至121頁），可知系爭機台係由東O公司先向華O公司購入，始轉售予上訴人之事實，可以確定。觀之華O公司上開進口報關資料，系爭機台之進口流程係於106年11月2日自國外出口、同年月5日進口、同年月15日完成報關，並向經濟部標準檢驗局申請檢驗（見19354號卷第83、109頁），則系爭機台既於106年11月5日即進口入台，由華O公司以外觀印有「咪樂迪」圖樣之系爭機台方式使用「咪樂迪」商標，其使用商標時間尚早於就愛O公司於同年月6日申請註冊「咪樂迪」商標之前，足證華O公司應屬善意使用「咪樂迪」商標甚明；而華O公司之經銷商即上訴人將電話亭迷你KTV後販售予下游加盟者，上訴人及加盟者主觀上均認係購入由商標權人或經商標權人同意之人於國內外市場上交易流通之合法商品，尚難認其等有何違反商標法之意圖或犯行。
況就愛O公司另案對華O公司負責人呂o評、東o公司負責人林O昇及電話亭迷你KTV之加盟者章O斐、黃O靖等人提起違反商標法第95條、第97條罪嫌之刑事告訴，均業經檢察官為不起訴處分確定（參臺灣桃園地方檢察署108年度偵字第32724號、高雄地檢署108年度偵字第19354號不起訴處分書、臺灣雲林地方檢察署108年度偵字第4762號、臺灣嘉義地方檢察署108年度偵字第7973號不起訴處分書，見本院卷第89至99、315至323頁），足徵被上訴人在羅東火車站置放系爭機台之行為，仍屬善意先使用「咪樂迪」商標之範疇，尚不構成侵權行為。
再按附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限，商標法第36條第2項定有明文。觀其立法意旨，係採「商標權國際耗盡原則」，指商標權人對於經其同意而流通於市場之商品，倘無同條項但書之情形，不問第一次投入市場在國內或國外，都不能再主張其權利，明文承認真品平行輸入之正當性。又商標權人以相同圖樣自行或授權他人於不同國家註冊商標，雖然在屬地主義概念下是不同的商標權，但其圖樣相同，本質上排他權的發生亦源自於同一權利人，不同國家之商標權人，只要彼此具有授權或法律上關係，亦對經授權註冊之商標權人發生耗盡結果（最高法院108年度台上字第397號民事判決意旨參照）。
本件廣州咪樂迪公司係「咪樂迪」商標在中國註冊之商標權人，縱認嗣後曾同意就愛O公司在我國註冊為該商標之商標權人，然附有「咪樂迪」商標之系爭機台既係被上訴人之前手華O公司前向中國原廠廣州咪樂迪公司所購買，則系爭機台由中國原廠廣州咪樂迪公司出售流通於市場後，倘無發生變質、受損之虞或有其他正當事由等情形，應認系爭商品所附之「咪樂迪」商標之權利耗盡，就愛O公司自不得再對系爭機台主張商標權。
⒊綜上，上訴人販售予被上訴人之系爭機台，並無系爭存證信函所指侵害就愛O公司所有新型專利權或商標權之情事，且被上訴人要求上訴人提出系爭機台證明文件時，上訴人前任法定代理人林O昇已提出大陸相關證明文件，此為被上訴人所自承（見本院卷第302頁），並有系爭機台專利、歌曲授權、進口報關資料、廣州咪樂迪公司照片等附卷可參（見本院卷第221至235頁），雖被上訴人認定林保昇提供之文件不足以證明系爭機台之合法性(見本院卷第269、271頁之LINE對話紀錄)，然就愛O公司就系爭機台並無新型專利權，系爭機台上之「咪樂迪」圖樣亦未侵害就愛O公司之商標權，業經本院認定如前，則被上訴人以系爭機台涉嫌侵害他人專利權、商標權，上訴人未能提出產品合法證明文件，構成給付遲延為由，主張解除系爭契約，即屬無據。……」。
又臺灣台中地方法院104年度智字第7號民事判決 https://law.judicial.gov.tw/LAW_Mobile/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TCDV%2c104%2c%e6%99%ba%2c7%2c20161208%2c3&ot=in、智慧財產法院98年度民商上字第4號民事判決 https://law.judicial.gov.tw/LAW_Mobile/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=IPCV%2c98%2c%e6%b0%91%e5%95%86%e4%b8%8a%2c4%2c20091022%2c2&ot=in 等，也均涉「善意先使用之抗辯」。
而「猫咪也瘋狂遭告侵權」此案，從本案新聞報導 https://pets.ettoday.net/news/2318731 之內容觀之，也涉「善意先使用之抗辯」，本案當事人自得參酌前揭判決之意旨主張之。
至於「得恩堂眼鏡公司以BOY LONDON商標向智慧局申請註冊，智財局審查認為，商標使公眾誤認誤信其商品或產地之虞，不准註冊。得恩堂提告一審勝訴，二審今天改判敗訴確定」https://www.cna.com.tw/amp/news/asoc/202208180332.aspx 乙案，乃得恩堂眼鏡公司於民國107年2月26日以Boy London商標，向經濟部智慧財產局申請註冊；智財局審查認為此申請商標有「使公眾誤認誤信其商品或服務之產地之虞」，做出原處分不准註冊；得恩堂公司循序提起行政訴訟。
一審台北高等行政法院認定，商標Boy London圖樣，並未直接明顯描述其原料或產地，有來自英國或倫敦地區的特性等，應不致公眾誤認商品或服務源自英國地區，此商標註冊，未違反「使公眾誤認誤信其商品或服務之產地之虞」規定，判決得恩堂公司勝訴，智財局就此申請Boy London商標，應作成核准註冊的審定（筆者按：一審判決為智慧財產法院108年度行商訴字第31號行政判決 https://law.judicial.gov.tw/LAW_MOBILE/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=IPCA%2c108%2c%e8%a1%8c%e5%95%86%e8%a8%b4%2c31%2c20190919%2c1&ot=in、108年度行商訴字第28號行政判決 https://law.judicial.gov.tw/LAW_MOBILE/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=IPCA%2c108%2c%e8%a1%8c%e5%95%86%e8%a8%b4%2c28%2c20190826%2c1&ot=in）。
智財局不服提起上訴，二審由最高行政法院審理，今天認定原處分不准註冊，並無違誤，Boy London商標(註一)，有「使公眾誤認誤信其商品或服務之產地之虞」，因此廢棄原判決，改判得恩堂公司敗訴，全案確定。
就此，所涉者是個常見的法律問題，此案一審與二審間，何者所判，較無違誤?值得大家以此為案例研究之。
[註解]
註一：中譯為倫敦男孩，其相關介紹，得參閱 https://baike.baidu.hk/item/Boy%20London/10409216 等。
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楊春吉 |
